1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
Комментарии к статье 1238 ГК РФ часть 4:
1. В комментируемой статье речь идет о сублицензионном договоре, который является производным от основного договора - лицензионного.
Согласно п. 1 ст. 1238 ГК РФ лицо, получившее право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (лицензиат), может предоставить право использования такого объекта другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара. Таким образом, лицензиат (имеющий как исключительную, так и неисключительную лицензию) может с разрешения лицензиара распорядиться своими правами на соответствующий объект интеллектуальной собственности путем заключения сублицензионного договора.
В комментируемой статье не разъясняется, может ли подобное согласие быть дано и заранее, причем даже без указания конкретных лицензиатов. Представляется, что это вполне допустимо.
В п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
Согласие на заключение сублицензионного договора, в том числе с конкретным сублицензиатом, может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.
Согласие может быть отозвано лицензиаром до заключения сублицензионного договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом".
2. Согласно п. 2 комментируемой статьи по сублицензионному договору (а соответственно, по субсублицензионному и т.д.) сублицензиату (субсублицензиату) могут быть предоставлены права использования только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (сублицензионным договором для сублицензиата).
Таким образом, реализуется общий правовой принцип, согласно которому нельзя предоставить больше прав, чем имеешь сам.
3. В п. 3 комментируемой статьи особо подчеркивается, что сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Другими словами, сама возможность заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, существует и в этом случае не возникнут последствия в виде незаключенности или недействительности такого договора, однако последствием заключения такого договора будет сокращение срока его действия до срока действия лицензионного договора.
4. Ответственной стороной перед правообладателем (лицензиаром) по сублицензионному договору выступает согласно п. 4 ст. 1238 ГК РФ лицензиат. Но лицензиат вправе переложить данную ответственность и на сублицензиата, включив соответствующее положение в лицензионный договор.
Наличие подобного правила вызвано тем, что лицензиар по основному, лицензионному договору не связан договорными отношениями с сублицензиатом, а потому он не может предъявлять претензий к сублицензиату по поводу нарушения последним каких-либо обязательственных прав.
5. Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает, что к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре. В частности, должны применяться положения о существенных условиях лицензионного договора, форме договора и требовании государственной регистрации предоставления права (когда это необходимо), основаниях для досрочного прекращении лицензионного договора, сроке и др.
Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2017 N 305-ЭС17-4894 по делу N А40-23445/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании по лицензионному договору штрафа.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу, что общество добросовестно исполнило свои обязанности по лицензионному договору, а использование обществом в своей предпринимательской деятельности обозначения не нарушает исключительных прав предприятия на принадлежащий ему товарный знак.
При таких обстоятельствах, руководствуясь пунктом 1 статьи 1235, пунктом 1 статьи 1238, пунктом 2 статьи 1233, статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд в удовлетворении требований отказал.
Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2016 N 305-ЭС14-6327 по делу N А40-45539/13
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу по иску о взыскании долга, пени и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу о недоказанности исполнения обязательств по передаче программного обеспечения в полном объеме и о наличии у истца по встречному требованию права требовать от ответчика возврата спорной суммы с процентами за пользование чужими денежными средствами.
Удовлетворяя встречные требования общества "Евросеть-Ритейл", суды, установив, что взятые на себя обязательства обществом "Винкор Никсдорф" надлежащим образом не исполнены, какого-либо результата интеллектуальной деятельности пригодного к использованию в хозяйственной деятельности общества "Евросеть-Ритейл" не получено, договор расторгнут, а в соответствии с условиями договора за период с 07.09.2011 по 07.06.2012 сублицензиат оплатил вознаграждение лицензиара в сумме 81 284 801 рублей, суды, руководствуясь статьями 309, 310, 1233, 1235, 1238, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", признали, что при сложившихся обстоятельствах общество "Евросеть-Ритейл" имеет право требовать от общества "Винкор Никсдорф" возврата указанных денежных средств с процентами за пользование чужими денежными средствами.
Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 304-ЭС16-2347 по делу N А70-12794/2014
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на музыкальные произведения.
Решение: В передаче дела в Президиум ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу о доказанности принадлежности обществу исключительных прав на использование спорных фонограмм (музыкальных произведений), факта распространения предпринимателем контрафактного диска с записью спорных фонограмм.
Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь статьями 1229, 1235, 1238, 1250, 1252, 1253, 1254, 1259, 1270, 1301, 1311, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позицией, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из доказанности принадлежности обществу исключительных прав на использование спорных фонограмм (музыкальных произведений), факта распространения предпринимателем контрафактного диска с записью спорных фонограммам, суды удовлетворили заявленные требования, с учетом отказа от исковых требований в суде апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2016 N 301-ЭС15-18103 по делу N А39-4121/2014
Требование: О пересмотре судебных актов по делу о взыскании задолженности по сублицензионному договору, неустойки.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано, поскольку установлен факт неисполнения обязанности по уплате вознаграждения.
Исследовав и оценив, в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные по делу доказательства, установив факт неисполнения обществом "РМ-Рейл Инжиниринг" обязанности по уплате вознаграждения, руководствуясь положениями статей 307, 309, 310, пункта 1 статьи 329, пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 1235, пунктами 1, 2, 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.
Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации
9.9.10. Согласно пункту 1 статьи 1238 Кодекса при наличии письменного согласия лицензиара лицензиат по договору может предоставить право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, топологии интегральной микросхемы другому лицу (сублицензионный договор).
Гришаев С.П.