1. По заявке на полезную модель, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.
До завершения формальной экспертизы заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке на полезную модель предварительного информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и предварительной оценки ее патентоспособности, о чем он обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу проводится после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:
проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.
При проверке патентоспособности заявленной полезной модели учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 настоящего Кодекса, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.
Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
3. При проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 1384, пунктом 6 статьи 1386, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.
4. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.
Комментарии к статье 1390 ГК РФ часть 4:
1. Экспертиза заявки на полезную модель, о которой идет речь в комментируемой статье, включает формальную экспертизу (проверяется наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1376 ГК РФ (см. комментарий к нему), входящих в заявку на полезную модель, и соблюдение установленных требований к ним, устанавливается дата подачи заявки) и экспертизу заявки на полезную модель по существу.
Следует отметить, что действующая редакция комментируемой статьи в отличие от ранее действовавшей предусматривает проверочную, а не явочную экспертизу заявки на полезную модель, как это было раньше. Очевидно, это вызвано желанием избежать регистрации большого количества неновых технических решений, что ранее приводило в дальнейшем к возникновению конфликтных ситуаций. В то же время в таких случаях удлиняется процесс внедрения технических новшеств.
Проверяется также отсутствие нарушения требования единства полезной модели и то, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели.
В п. 70 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденного Приказом Роспатента от 14.12.2020 N 164, отмечено следующее:
"Основанием для начала административной процедуры по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель является передача заявки из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции, в подразделение, осуществляющее проведение формальной экспертизы заявки".
Согласно ч. 2 п. 1 комментируемой статьи еще до завершения формальной экспертизы заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке на полезную модель предварительного информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и предварительной оценки ее патентоспособности. Порядок проведения такого поиска разработан на уровне проектов, однако до настоящего времени утвержден не был.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая может проводиться только после проведения формальной экспертизы с положительным результатом, включает в соответствии с п. 1 комментируемой статьи следующие стадии:
1) проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ (в нем говорится, какие объекты не могут быть объектами патентных прав), и условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 1 п. 1, п. п. 5 и 6 ст. 1351 ГК РФ (см. комментарий к ней);
2) проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных пп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ (см. комментарий к ней) и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
3) проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 2 п. 1 ст. 1351 ГК РФ.
В абз. 6 п. 1 ст. 1390 ГК РФ указывается, что в ходе экспертизы заявки на полезную модель по существу информационный поиск не проводится в отношении объектов, указанных в п. 4 ст. 1349 и п. п. 5 и 6 ст. 1351 ГК РФ. Это обусловлено тем, что сами эти объекты в принципе не могут быть признаны полезными моделями, поэтому проведение информационного поиска в данном случае было бы бессмысленным.
2. Согласно п. 2 комментируемой статьи сущность полезной модели, которая выражена формулой, предложенной заявителем, должна быть раскрыта в документах заявки с полнотой, достаточной для осуществления этой полезной модели специалистом в данной области техники, что является обязательным условием для принятия решения Роспатентом о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. Кроме того, заявленное техническое решение не должно относиться к объектам, указанным в п. 4 ст. 1349 ГК РФ, и в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу должно быть установлено, что заявленная модель, выраженная формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности.
Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является в соответствии с абз. 2 п. 2 комментируемой статьи препятствием для выдачи Роспатентом патента на нее.
В принятом Роспатентом решении о выдаче патента указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.
3. В п. 3 комментируемой статьи говорится о том, что при проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные п. п. 2 - 5 ст. 1384 ГК РФ, п. 6 ст. 1386, п. п. 2 и 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 ГК РФ (см. комментарий к ним), которые регулируют правовую охрану изобретений.
4. В п. 4 комментируемой статьи речь идет о тех случаях, когда при рассмотрении в Роспатенте заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну. В подобных случаях документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. Речь, в частности, идет о ст. 11 Закона о государственной тайне, согласно которой основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их соответствие действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф секретности.
При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, установлен ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) "О государственной тайне". Порядок проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 928 (ред. от 18.11.2017).
Гришаев С.П.