1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.
Комментарии к статье 1361 ГК РФ часть 4:
1. Право преждепользования, о котором идет речь в комментируемой статье, состоит в том, что лицо имеет право в дальнейшем безвозмездно использовать запатентованное другим лицом решение, если оно до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, или сделало необходимые для этого приготовления. Об эквивалентных признаках см. комментарий к п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
По сути, речь идет о параллельном творчестве, которое подразумевает создание тождественных или эквивалентных технических решений не обязательно в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области. Таким образом, гражданское законодательство не исключает возможности разработки тождественного технического решения несколькими лицами независимо друг от друга.
Между тем вывод о создании тождественного технического решения в результате независимо проведенной работы должен быть основан на результатах оценки доказательств, в том числе подтверждающих, что указанные лица действительно осуществляли соответствующую творческую деятельность, результатом которой явилось спорное техническое решение (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу N СИП-250/2017).
Под добросовестным использованием понимается такое использование, при котором тождественное решение было создано самостоятельно, а не разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Исходя из положения п. 1 ст. 1361 ГК РФ, гражданское законодательство не исключает возможность разработки тождественного технического решения несколькими лицами независимо друг от друга.
В литературе указывалось, что формулировка п. 1 ст. 1361 ГК в новой редакции юридически неточна, поскольку приводит к выводу о том, что у преждепользователя нет права на дальнейшее безвозмездное использование решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, поскольку безвозмездно можно использовать только тождественное решение. С этим вполне можно согласиться.
В п. 128 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.
Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.
Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения".
А в п. 127 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ указано следующее.
"Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.
Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.
Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.
Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца".
2. В п. 2 комментируемой статьи установлен общий принцип, согласно которому право преждепользования может быть передано другому лицу (физическому или юридическому) только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Другими словами, это право не может быть объектом самостоятельных сделок (лицензий или отчуждения).
При этом в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) было отмечено, что "право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования".
Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2017 N 307-ЭС17-5911 по делу N А56-24867/2015
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании незаконным использования патента РФ на изобретение в части.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции, не принимая какого-либо решения по существу спора, указал на необходимость надлежащей оценки судом первой инстанции фактических обстоятельств по делу и вынесения обоснованного решения с учетом норм законодательства.
Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции, не принимая какого-либо решения по существу спора, указал на необходимость надлежащей оценки судом первой инстанции фактических обстоятельств по делу и вынесения обоснованного решения с учетом применения пунктов 1, 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату приоритета патента Российской Федерации на полезную модель N 148137), а также пункта 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2017 N 306-ЭС17-1194 по делу N А72-10519/2015
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании права преждепользования (безвозмездного использования созданного независимо от автора тождественного решения без расширения объема такого использования) на полезную модель в выпуске и последующей реализации стеклоподъемников.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о недоказанности фактического использования истцом разработанного технического решения в выпускаемой и реализуемой продукции.
Принимая судебные акты об отказе в иске, суды, руководствуясь положениями статей 1345, 1346, 1353, 1354, 1358, 1361, 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая результаты судебной экспертизы, исходили из недоказанности фактического использования заводом разработанного технического решения в выпускаемой и реализуемой продукции, а именно, недоказанности факта производства и реализации заводом до даты приоритета полезной модели изделий, содержащих все существенные признаки полезной модели, патент на которую принадлежит предпринимателю.
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 310-ЭС16-11503 по делу N А14-9941/2015
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о запрете использовать полезную модель.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как у ответчика имелось право преждепользования на охраняемое техническое решение.
Принимая оспариваемые обществом "Упакс-Юнити" судебные акты, суды, руководствуясь положениями статьей 1229, 1358, пункта 1, 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая результаты судебной экспертизы и правовую позицию, изложенную в пунктах 28, 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, исходили из наличия у производителя спорных изделий - общества ТПК "Юпласт-Черноземье" права преждепользования на охраняемое техническое решение.
Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 305-ЭС15-17259 по делу N А40-181388/2013
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о защите исключительных прав на промышленные образцы и полезную модель.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суды, частично удовлетворяя иск, пришли к выводу об использовании в изделиях всех существенных признаков промышленных образцов по патентам РФ.
Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, учитывая результаты судебной экспертизы, пояснения эксперта Поляковой Н.В., руководствуясь статьями 1229 1346, 1353, 1358, 1361, 1381, 1382 Гражданского кодекса Российской федерации, суды, частично удовлетворяя иск, пришли к выводу об использовании в изделиях общества всех существенных признаков промышленных образцов по патентам Российской Федерации N N 76157, 87711, каждого признака независимых пунктов формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 89566 и об отсутствии использования всех существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 82786.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 252-ФЗ
"О внесении дополнения в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к лицу, которое до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов добросовестно использовало на территории Республики Крым решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, удостоверяемым патентом Российской Федерации, либо добросовестно использовало на территории Российской Федерации решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, действие исключительного права на которые признано в соответствии с настоящей статьей, или сделало необходимые к этому приготовления вне зависимости от того, началось ли такое использование, сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ
(ред. от 29.12.2022)
"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к лицу, которое до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов добросовестно использовало на территории Республики Крым решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, удостоверяемым патентом Российской Федерации, либо добросовестно использовало на территории Российской Федерации решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, действие исключительного права на которые признано в соответствии с настоящей статьей, или сделало необходимые к этому приготовления вне зависимости от того, началось ли такое использование, сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Гришаев С.П.