1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Комментарии к статье 1235 ГК РФ часть 4:
1. Часть четвертая ГК РФ в комментируемой статье вводит унифицированную терминологию и унифицированные нормы, касающиеся заключения лицензионных договоров для различных видов охраняемых объектов интеллектуальной собственности.
Помимо общего определения указанного договора в комментируемой статье в части 4 ГК РФ есть определения лицензионных договоров применительно к отдельным видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК РФ), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК РФ), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК РФ), селекционного достижения (ст. 1428 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК РФ), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).
В п. 1 комментируемой статьи дано определение лицензионного договора. Из этого определения следует, что данный договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный. При этом следует учитывать, что в данном случае предметом договора является не вещь, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.
Поэтому если рассматривать указанное право как разновидность имущества, которое шире понятия вещи, то правила п. 2 ст. 433 ГК РФ, согласно которому в случаях, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (то есть является реальным), будут распространяться и на лицензионный договор.
Сторонами лицензионного договора выступают: обладатель исключительного права - лицензиар и лицо, которому предоставляется право использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, - лицензиат.
Предметом договора является право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат согласно ч. 2 п. 1 комментируемой статьи может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Таким образом, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
В п. 3.6 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) было отмечено следующее.
"В законодательстве других стран и в международных договорах наметилась тенденция к упрощению порядка государственной регистрации лицензионных договоров о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В российском законодательстве процедура государственной регистрации лицензионных договоров носит проверочный характер. Целесообразно ввести уведомительный порядок их регистрации, что позволит упростить процедуру вступления договора в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами".
Однако до настоящего времени это указание Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации не было реализовано.
2. Лицензионный договор по общему правилу п. 2 комментируемой статьи заключается в письменной форме, если в самом ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет недействительность договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ (в ней говорится о случаях, когда сам отчуждаемый результат подлежит государственной регистрации). Речь, в частности, идет о таких объектах интеллектуальной собственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, наименования места происхождения товара, географические указания, селекционные достижения.
Все вышеуказанные объекты, кроме селекционных достижений, должны регистрироваться в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Что касается селекционных достижений, то они регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям, в качестве которого выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Несоблюдение требования о государственной регистрации лицензионного договора в отношении подобных объектов интеллектуальной собственности также влечет недействительность договора.
В тех случаях, когда государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации носит факультативный характер, государственная регистрация лицензионных договоров, заключенных в отношении таких результатов или средств индивидуализации, если последние были соответствующим образом зарегистрированы, также носит обязательный характер, что подтверждается в разъяснениях Верховного Суда РФ. Так, в п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если Гражданским кодексом Российской Федерации не установлено иное.
В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется".
3. Согласно п. 3 комментируемой статьи при отсутствии указания о территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, лицензиат вправе осуществлять его на всей территории Российской Федерации.
Таким образом, теоретически в лицензионном договоре возможно указание на конкретный регион Российской Федерации, в котором будет действовать лицензия, однако на практике этого не происходит и обычно лицензионный договор заключается на всю территорию Российской Федерации.
4. Согласно п. 4 комментируемой статьи срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Возможны ситуации, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен. По общему правилу в таком случае срок действия лицензионного договора составляет 5 лет. Однако эта норма носит диспозитивный характер и иное может быть предусмотрено ГК РФ. Последствием нарушения требования п. 4 ст. 1235 ГК РФ в данном случае является не недействительность договора, а лишь сокращение срока его действия до срока действия исключительного права. При этом прекращение исключительного права в связи с истечением срока его действия автоматически влечет прекращение лицензионного договора.
В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"Поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права".
5. В п. 5 комментируемой статьи установлена общая обязанность лицензиата уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, действует презумпция возмездности этого договора и поколебать эту презумпцию может лишь прямое указание в договоре на то, что лицензионный договор является безвозмездным.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, в данном случае не применяются. Это обусловлено тем, что п. 3 указанной статьи устанавливает правило о порядке определения цены по возмездному договору, если это условие отсутствует в договоре и не может быть определено из его условий. Законодателем предложено учитывать цену, обычно взимаемую при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги. Однако поскольку любой результат интеллектуальной деятельности является уникальным, то вывести "среднерыночный размер" вознаграждения за предоставление права его использования невозможно, и поэтому указанная статья не применяется.
Каким образом будет осуществляться выплата вознаграждения по лицензионному договору, стороны решают в договоре сами. В частности, такая выплата может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в любой иной форме.
В п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).
По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора".
Пункт 5.1 комментируемой статьи, введенный Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, установил общий запрет на безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Однако это правило носит диспозитивный характер и иное может быть установлено ГК РФ.
Наличие подобного правила вызвано тем, что совершение подобных сделок противоречило бы самой сущности коммерческих организаций, деятельность которых направлена на извлечение прибыли.
6. В п. 6 комментируемой статьи указаны существенные условия лицензионного договора, то есть условия, при отсутствии которых договор считается незаключенным. К числу таких условий относятся:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в данном случае имеется в виду то, что один и тот же результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации могут использоваться различными способами. Так, музыкальное произведение может публично исполняться, издаваться, распространяться в сети Интернет и т.д.).
Следует отметить, что весьма разнообразны способы использования такого средства индивидуализации, как товарный знак (см. комментарий к ст. 1484 ГК РФ).
7. Для перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации от лицензиара к новому правообладателю п. 7 комментируемой статьи установлено своего рода право следования, характерное для вещных прав: ранее заключенный лицензионный договор сохраняет свою силу для нового правообладателя, и переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Гришаев С.П.